美版藍天行動-USPTO打擊升級，手上有美標的趕快自查！

美國專利商標局近日發布了一則重磅通知，將于2021年12月8日起實施新修改的Trademark Modernization Act（《商標現代化法案》）。本次修改增加了兩項新的簡易主動審查程序，即撤除程序（expungement proceeding）和重審程序（reexamination proceeding），第三方可通過這兩項無效和復審程序對已經注冊但未進行實際商業使用的美國商標進行撤除。同時，新規中還提到第三方可以對申請中的美國商標通過抗議信（letter-of-protest）程序提出抗議，審查員需要在兩個月內做出決定，是否將該程序中列舉的證據材料發布到商標記錄中，該決定為最終決定且不可復審。

對你的美國商標有何種影響？且聽我細細道來。

一、對已注冊的美國商標申請

首先，無論在任何國家進行商標申請時，都需要為該商標指定要保護的類別和具體的商品項目。中國商標申請時，選擇10個以內項目都不會收取額外費用，美國商標申請更是沒有限制可選擇的項目數目。所以很多人出于擴大保護或未雨綢繆的打算，都會盡可能地選擇項目，而其中很多的商品項目在申請時和申請后都不會實際使用，所以如果你的商標屬于此類情形，那么就危險了！

其次，這幾年美國商標代理服務競爭白熱化，使服務商們嚴重內卷，除了不斷降低價格，還提供“配套服務”以獲取客戶，其中包括制作美國商標使用證據。如果您的商標屬于此類情形，那么也很危險！

再次，這幾年跨境電商尤其是亞馬遜賣家對美國商標的需求量劇增，這催生了一大批美標投資客，而他們手里的美國商標注冊后并不會實際使用。同時在注冊時都會選擇以實際使用為基礎，并“制作”一些配套的使用證據，且選擇的商標項目會涵蓋盡可能多的類別和項目，方便出售時更好的匹配到賣家，但是賣家往往只銷售其中的一種或幾種產品。如果你的商標屬于這種情形，那么也非常危險！

上述三種情況存在的風險在于：

1、假設您注冊的商標或買來的商標注冊時提供的使用證據合規，但商標僅在部分商品項目上進行了使用，那么第三方可以在注冊后三到十年間提出單方無效請求，并撤除你的商標。官方一旦接受請求，會下發審查意見（office action）給權利人機會陳述，根據陳述內容決定部分或者全部撤除商標。經過一番折騰，在用的商標保住了，但是你不得不花費額外的費用去答復該審查意見。

2、假設您注冊或購買的美標，注冊時提供的使用證據是 “制作”的，第三方可以在注冊后五年內提出復審請求，官方接受后亦會下發審查意見給權利人機會陳述。如果您無法證明在申請中的使用證據真實性，或無法證明在指定日期或之前使用了該商標，將會導致該商標被撤除。

二、對申請中的美國商標

（圖片來源:聯邦公報）

本次修改中對抗議信（letter-of-protest）程序規則做了修改，指明抗議信的決定是最終的且不可復審。審查員在收到抗議信后兩個月內需要決定是否采納意見并將其列入商標審查檔案中，關于如何提出letter-of-protest我們將會另文講解。下圖是USPTO列出的幾種常用的提出抗議信的理由。

（圖片來源:聯邦公報）

對申請中的商標，如果您的商標使用證據并非是真實的，而是通過渠道“制作”而成的，恰巧是服務商采用相同的產品為不同的品牌進行打標制作而成的證據，這種情況下如果收到舉報將會被直接駁回。

美國商標法案的這次修改，顯示了USPTO繼續打擊非正當、不合規申請的決心。因此，我們在此也奉勸各位即將申請美國商標或已申請美國商標的權利人，對自己的商標進行自查和補救。

? 如果屬于合規基礎注冊的商標，但已有長久未使用的商品項目，可以向USPTO提出主動修改刪除這部分項目，并定期保存使用證據。

? 如果屬于非合規方式注冊的商標，盡快按照合規方式注冊新的美國商標，選擇目前在用的商品項目進行注冊。對想要占位但還未使用的項目，以“意向申請”方式提交，并通過請求延期，推遲提交使用證據的期限直到有真實的使用證據可提交；當然，您也可以通過馬德里國際注冊指定美國的方式進行初步占位。

? 如果是正在申請中以實際使用為基礎的商標，有不使用的商品項目的，可以主動向USPTO申請修改刪減。如果使用證據存在瑕疵的，建議請求修改申請為“意向申請”，在審核通過后再重新提交合規的真實使用證據。

目前國內市場美標申請現象較亂，申請人切勿僅看重低價而忽略風險管控。選擇一個老牌、專業的事務所為你辦理美國商標業務，至少可以在合規和合法渠道方面有所保障。如您有關于美國商標方面的疑問，也歡迎與我們聯絡交流。

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（編輯：江同）

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